Marca y nombre de dominio están hoy íntimamente ligados siguiendo el desarrollo exponencial de Internet desde el comienzo de este decenio.

Los poseedores de marcas se vuelven, a fuerza de (malas) experiencias, concientes de la importancia que reviste la protección en Internet de su marca con el fin de evitar todo conflicto con otras entidades más o menos malintencionadas.

Es por eso que nuestro esponsor, Domaine.fr,siempre invita a su clientela a protegerse registrando susnombres de dominio en las extensiones más usadas y ayudaa las empresas clientes a recuperar sus nombres especialmente en casode “ciberocupas” por terceros.

Versados en esta constante, y, en colaboración con el estudio Picovschi, especializado en el dominio de la Propiedad Intelectual, le exponemos en nuestro cuaderno jurídico de esta semana, las posturas legales de conflicto entre marca y nombre de dominio.

Hélène de Brettes Para Domainews.fr / Domaine.info

Un gran número de empresas no mencionan hoy en su comunicación más que la dirección Internet de su sitio; la cual es, lo más a menudo, la marca misma que la empresa explota.

Sin decir que, de ahora en adelante, los nombres de dominio tienen una importancia práctica considerable. A tal punto que las empresas francesas luchan cotidianamente para conservar el control de sus direcciones en la web. A causa del uso creciente de los nombres de dominio, hoy existe un riesgo real de conflicto, especialmente entre estos últimos y la protección de las marcas. Esto resulta del hecho, entre otros, que la atribución de los nombres de dominio se hace sin ningún control a priori de los derechos del demandante. Esto no es sólo por los pedidos de nombres de dominio “.fr” si no también por la presentación de un K-bis, requerida de ahora en más.

Pero, cuando algún control no se efectúa, sucede a menudo que el nombre de dominio elegido y registrado se parece o es idéntico a una marca o a una denominación social pre-existente, siendo entonces propiedad de un tercero. Tratándose de la zona ".com ", la ICANN (International Corporation for Assigned and Numbers)[Corporación Internacional para Asignados y Números) adoptó el 24 de octubre de 1999 las "reglas de aplicación de los Principios Directivos regidores del reglamento uniforme de los litigios relativos a los nombres de dominio ".

Es entonces, bajo el control del centro de arbitraje y de mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), que, a veces, se impuso transferir un nombre de dominio en provecho del demandante o de ordenar la cancelación del registro del defensor, en caso de constatación del carácter abusivo del registro del nombre de dominio litigioso.

Notamos que por la eficacia misma de este procedimiento, la ICANN ha tomado la iniciativa de integrarlo a los contratos de registro de los nombres de dominio en ".com ", ".net " y ".org ", de suerte que todo titular de una dirección acepte someterse a él.

En consideración a los Principios Directivos evocados supra, tres elementos acumulativos deben ser aportados por el demandante para la prueba del carácter abusivo del registro: por una parte, la similitud o la gran aproximación del nombre de dominio litigioso con la marca del demandante pudiendo entrañar una confusión en el espíritu del público; por otra, no debe existir ningún derecho ni interés legítimo en provecho del defensor sobre el nombre de dominio en causa.

Notamos además que el registro de un nombre de dominio no confiere ningún derecho, pero sucede que los expertos reconocen, con la ayuda de un manojo de índices, la existencia de un interés legítimo. Este es el caso especial cuando hay un uso leal y no comercial del nombre de dominio por el defensor, y que este uso no provoque una herida en la imagen de la marca en causa.

En fin, para ser considerado como abusivo, el nombre de dominio debe haber sido registrado y usado de mala fe por el defensor.

Actualmente, numerosas empresas usan por nombre de dominio su propio nombre; el nombre de dominio aparenta así un nombre comercial. Competirá, entonces al titular, proteger ese nombre de terceros que estarán deseosos de apropiárselo con el fin de insertarse en la actividad comercial existente y aprovechar de aquel a expensas del titular. Esta protección es, muy frecuentemente, hecha al sesgo del derecho de las marcas.

En efecto, si un nombre de dominio se acerca demasiado a una marca, el derecho de marcas se impone por su carácter absoluto. El titular de una marca podrá, entonces, oponerse al registro del nombre de dominio litigioso. Queda, que para poder invocar tal derecho sobre la marca, esta última debe ser anterior al registro del nombre de dominio, con la sola excepción de las marcas destacadas que son tanto más protegidas por el Código de Propiedad Intelectual y a título de que: "el empleo de una marca que goza de un renombre por productos o servicios no similares a aquellos designados en el registro compromete la responsabilidad civil de su autor si él es de naturaleza tal que lleve perjuicio al propietario de la marca o si este empleo constituye una explotación injustificada de esta última".

Así, diversas decisiones, haciendo aplicación del derecho de las marcas, de la protección del nombre comercial y de las reglas de concurrencia, han permitido a los titulares de marcas anteriores de hacer valer su derecho a estar en contra de los registros efectuados fraudulentamente. En efecto, los anuncios publicitarios que mencionen muy frecuentemente una dirección Internet, al lado del nombre o de la marca de la empresa, los nombres de dominio adquieren rápidamente un valor económico propio y así dan lugar a la emergencia de una nueva forma de "racket " comercial llamada "dominio nombre grabbing ". El racket organizado consiste en registrar deliberadamente y de mala fe, marcas, denominaciones comerciales o razones sociales ya existentes como nombres de dominio, con el fin de revenderlas a los legítimos propietarios.

Una célebre decisión del TGI con fecha del 25 de mayo de 1997 lo testimonia. En este asunto, el tribunal, con un deseo de protección de la marca usada como nombre de dominio, consideró que la "asociación Internauta " se está sintiendo culpable especialmente de "simulación" de marca, registrando, con el solo fin de revenderla a la empresa Framatome, el nombre de dominio "framatome.com ". Sin embargo, por el contrario ¿el titular de un nombre de dominio de un sitio puede, válidamente, oponerse al registro de una marca idéntica que sea posterior?

En derecho francés, una marca no puede, en principio, ser adoptada si ella lleva perjuicio a los derechos "anteriores" tales como aquellos expresamente enumerados en el artículo L. 711.4 del Código de Propiedad Intelectual, dicho de otra manera, a una marca anterior registrada o notoriamente conocida en el sentido del artículo 6 bis de la Convención de París para la protección de la propiedad industrial; a una denominación o razón social, a un nombre comercial o una enseña conocida sobre el territorio nacional si existe un riesgo de confusión en el espíritu del público, a una apelación de origen protegido...

Ahora bien, que, a priori, el "nombre de dominio" no entre en ninguna de las categorías apuntadas, la lista del artículo L.711.4 no es exhaustiva y es posible, en ciertos casos, que un nombre de dominio sea constitutivo de un derecho. Entonces es aconsejable, y hasta más prudente, registrar al mismo tiempo la marca y el nombre de dominio y, a la inversa, no contar únicamente con ese último dado que por su naturaleza jurídica, es incierta.

La Corte de Apelaciones de París en un fallo del 18 de octubre del 2000, enuncia claramente que: “si el nombre de dominio, habida cuenta de su valor comercial para la empresa que es su propietaria, puede justificar una protección contra los alcances de los cuales él es el objeto, entonces es necesario que las partes de la instancia establezcan sus derechos sobre la denominación reivindicada, la anterioridad de su uso en relación al signo disputado y el riesgo de confusión que la difusión de aquel puede entrañar en el espíritu del público”.

La imitación de marca es la primera queja que el titular de una marca puede hacer valer a contrariamente de aquel que, sin derecho, habrá de registrar un nombre de dominio integrando su marca.

Las acciones de imitación de marcas pueden igualmente estar comprometidas si el nombre de dominio está él también protegido a título de marca y que esta marca sea usada por un tercero como un nombre de dominio o su variante, molestando o impidiendo, de este modo, la buena explotación de un sitio web.

En resumen, he aquí un apercibimiento de los litigios que pueden levantar los registros y la protección de los nombres de dominio entrantes en conflicto con ciertos derechos: con el Derecho de Marcas cuando un nombre de dominio está muy inspirado en una marca anterior y protegida.

Esos litigios serán esencialmente resueltos: - sea por la aplicación de los Principios Directivos de la ICANN, bajo el control de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), - sea por la vía contenciosa "clásica" diligenciada por un abogado, especializado en propiedad intelectual y derecho de Internet.

Habida cuenta la especialidad y la sutileza de las problemáticas que conllevan estos conflictos, es muy recomendable llamar a los "expertos" habilitados para resolverlos por su formación y su experiencia.

] Por [Avocats Picovschi

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