Marque et nom de domaine sont aujourd’hui intimement liés suite au développement exponentiel de l’Internet depuis le début de cette décennie. Les détenteurs de marque deviennent à force de (mauvaises) expériences conscients de l’importance que revêt la protection sur l’Internet de leur marque dans le but d’éviter tout conflit avec d’autres entités plus ou moins malveillantes. C’est pourquoi notre sponsor, Domaine.fr, invite toujours sa clientèle à se protéger en enregistrant leurs noms de domaine dans les extensions les plus usitées et aide les entreprises clientes à récupérer leurs noms notamment en cas "cybersquatage" par des tiers. Fort de ce constat, et en collaboration avec le cabinet Picovschi, spécialisé dans le domaine de la Propriété Intellectuelle, nous vous exposons dans notre cahier juridique de cette semaine ces enjeux légaux de conflits entre marque et nom de domaine. Hélène de Brettes Pour Domainews.fr / Domaine.info Un grand nombre d’entreprises ne mentionnent aujourd’hui dans leur communication que l’adresse Internet de leur site ; laquelle est le plus souvent la marque même que l’entreprise exploite. Il va sans dire que, désormais, les noms de domaines ont une importance pratique considérable. A tel point que les sociétés françaises luttent quotidiennement pour conserver le contrôle de leurs adresses sur le web. Du fait de l’utilisation croissante des noms de domaines, il existe, aujourd’hui, un réel risque de conflit, notamment entre ces derniers et la protection des marques. Ceci résulte entre autre du fait que l’attribution des noms de domaines se fait sans aucun contrôle a priori des droits du requérant sur ceux-ci. Ce n’est que pour les demandes de noms de domaine en " .fr " que la présentation d’un K-bis est désormaisrequise. Mais lorsque aucun contrôle n’est effectué, il arrive souvent que le nom de domaine choisi et enregistré ressemble ou soit identique à une marque ou à une dénomination sociale préexistante, et donc propriété d’un tiers. S’agissant de la zone " .com ", l’ICANN ( International Corporation for Assigned and Numbers ) a adopté le 24 octobre 1999 les " règles d’application des Principes Directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaines ". C’est alors sous le contrôle du centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), qu’il est parfois imposé de transférer un nom de domaine au profit du requérant ou d’ordonner la radiation de l’enregistrement du défendeur, en cas de constatation du caractère abusif de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Notons que pour l’efficacité même de cette procédure, l’ICANN a pris l’initiative de l’intégrer aux contrats d’enregistrement des noms de domaines en " .com ", " .net " et " .org ", de sorte que tout titulaire d’une adresse accepte automatiquement de s’y soumettre. Eu égard aux Principes Directeurs évoqués supra, trois éléments cumulatifs doivent être rapportés par le demandeur pour la preuve du caractère abusif de l’enregistrement : d’une part, la similitude ou le fort rapprochement du nom de domaine litigieux avec la marque du demandeur pouvant entraîner une confusion dans l’esprit du public ; d’autre part, il ne doit exister aucun droit ni intérêt légitime au profit du défendeur sur le nom de domaine en cause. Notons d’ailleurs que l’enregistrement du nom de domaine ne confère aucun droit mais il arrive que des experts reconnaissent, à l’aide d’un faisceau d’indices, l’existence d’un intérêt légitime. C’est le cas notamment lorsqu’il y a un usage loyal et non commercial du nom de domaine par le défendeur, et que cet usage ne porte pas atteinte à l’image de la marque en cause. Enfin, pour être considéré comme abusif, le nom de domaine doit avoir été enregistré et utilisé de mauvaise foi par le défendeur. Actuellement, de nombreuses entreprises utilisent pour nom de domaine leur propre nom ; le nom de domaine s’apparentant ainsi à un nom commercial. Il appartiendra alors au titulaire de protéger ce nom des tiers qui seraient désireux de se l’approprier dans le but de s’insérer dans l’activité commerciale existante et de profiter de celle-ci aux dépens du titulaire. Cette protection est le plus souvent faite par le biais du droit des marques. En effet, si un nom de domaine se rapproche trop d’une marque, le droit des marques s’impose de par son caractère absolu. Le titulaire de la marque pourra donc s’opposer à l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Reste que pour pouvoir invoquer un tel droit sur la marque, ce dernier doit être antérieur à l’enregistrement du nom de domaine, à la seule exception des marques notoires qui sont d’autant plus protégées par le Code de Propriété Intellectuelle et au titre duquel : " l’emploi d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s’il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière ". Ainsi, diverses décisions, faisant application du droit des marques, de la protection du nom commercial et des règles de concurrence, ont permis aux titulaires de marques antérieures de faire valoir leur droit à l’encontre de dépôts effectués frauduleusement. En effet, les annonces publicitaires mentionnant de plus en plus souvent une adresse Internet, à côté du nom ou de la marque de l’entreprise, les noms de domaines ont rapidement acquis une valeur économique propre et ont ainsi donné lieu à l’émergence d’une nouvelle forme de " racket " commercial appelé " domain name grabbing ". Ce racket organisé consiste à enregistrer délibérément et de mauvaise foi des marques, dénominations commerciales ou raisons sociales déjà existantes en tant que noms de domaines, dans le but de les revendre aux propriétaires légitimes. Une célèbre décision du TGI en date du 25 mai 1997 en témoigne. Dans cette affaire, le tribunal a, dans un souci de protection de la marque utilisée comme nom de domaine, considéré que l’ " association Internaute " s’était rendue coupable notamment de " contrefaçon " de marque en enregistrant, dans le seul but de le revendre à la société Framatome, le nom de domaine " framatome.com ". Néanmoins, a contrario est-ce que le titulaire du nom de domaine d’un site peut valablement s’opposer à l’enregistrement d’une marque identique qui serait postérieure ? En droit français, une marque ne peut, en principe, être adoptée si elle porte atteinte à des droits " antérieurs " tels que ceux expressément énumérés à l’article L. 711.4 du Code de la propriété intellectuelle, autrement dit à une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ; à une dénomination ou raison sociale, à un nom commercial ou une enseigne connue sur le territoire national s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, à une appellation d’origine protégée… Or bien que, a priori, le " nom de domaine " ne rentre dans aucune des catégories visées, la liste de l’article L.711.4 n’est pas exhaustive et il est possible dans certains cas qu’un nom de domaine soit constitutif d’un droit. Il est donc conseillé, puisque plus prudent, de déposer en même temps la marque et le nom de domaine et, à l’inverse, de ne pas compter uniquement sur ce dernier étant donné que même sa nature juridique reste incertaine. La Cour d’Appel de Paris par un arrêt du 18 octobre 2000 énonce clairement que : " si le nom de domaine, compte tenu de sa valeur commerciale pour l’entreprise qui en est propriétaire, peut justifier une protection contre les atteintes dont il fait l’objet, encore faut-il que les parties à l’instance établissent leurs droits sur la dénomination revendiquée, l’antériorité de son usage par rapport au signe contesté et le risque de confusion que la diffusion de celui-ci peut entraîner dans l’esprit du public ". La contrefaçon de marque est le premier grief que le titulaire d’une marque peut faire valoir à l’encontre de celui qui, sans droit, aura enregistré un nom de domaine intégrant sa marque. Les actions en contrefaçon de marques peuvent également être engagées si le nom de domaine est lui aussi protégé à titre de marque et que cette marque est utilisée par un tiers comme un nom de domaine ou sa variante, gênant ou empêchant, de ce fait, la bonne exploitation d’un site web. En résumé, voici un aperçu des litiges que peuvent soulever l’enregistrement et la protection des noms de domaines entrant en conflit avec certains droits : avec le Droit des Marques lorsqu’un nom de domaine est fortement inspiré d’une marque antérieure et protégée. Ces litiges seront essentiellementrésolus : - soit par l’application des Principes Directeurs de l’ICANN, sous le contrôle de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), - soit par la voie contentieuse " classique " diligentée par un avocat, spécialisé en propriété intellectuelle et droit de l’Internet. Compte tenu de la spécificité et de la subtilité des problématiques soulevées par ces conflits, il est fortement recommandé de faire appel à des " experts " habilités à les résoudre par leur formation et leur expérience. ]Par [Avocats Picovschi www.avocats-picovschi.com